Тезисы выступления на семинаре
«Основы учета и
управления интеллектуальной собственностью»
10 июля 2001 г.
Тема выступления
«Патент как гарантия охраны
прав на объекты промышленной собственности»
В соответствии с Патентным законом РФ, раздел I, ст.3 «права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняет закон и подтверждает патент на изобретение, свидетельство на полезную модель или патент на промышленный образец».
Однако, патент не всегда гарантирует защиту патентных прав. Во многом это связано с тем, что заявитель не всегда хорошо знаком с методическими и юридическими основами применения и толкования патентных прав. Об этом и пойдет речь.
Было время, когда Патентное ведомство, принимая заявку на рассмотрение, занималось не только ее регистрацией и экспертизой по существу, но и брало на себя ответственность по исправлению ошибок, допущенных заявителем при написании формулы изобретения, поскольку именно формула, точнее любой ее независимый пункт, является основой для установления факта использования изобретения.
Об этом говорится в разделе IV, ст. 10 Патентного закона РФ: «Продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, - применимым, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак».
Сейчас Патентное ведомство в лице Федерального института промышленной собственности (ФИПС) не занимается исправлением ошибок в формуле. Проводя экспертизу по существу, ФИПС устанавливает соответствие поданной заявки (в редакции заявителя) условиям патентоспособности, а насколько широк объем защиты, обеспеченный формулой, экспертизу не интересует. В лучшем случае, отправляя запрос заявителю, связанный с условиями патентоспособности, экспертиза может высказать свое соображение, носящее рекомендательный характер, да и то это возможно в случае, если материалы заявки (в частности, описание) дают возможность представить в формуле более широкую защиту.
Итак, первый случай, когда патент или свидетельство не являются гарантом патентных прав – это неправильно составленная формула изобретения или полезной модели соответственно.
Неправильность состоит в том, что в формулу введены несущественные с точки зрения достигаемого технического результата признаки, т.е. признаки, чье отсутствие не влияет на технический результат, поскольку последний не связан с этими признаками причинно-следственной связью.
Обойти такой патент очень легко, стоит лишь исключить при использовании присутствующие в формуле несущественные признаки. При этом заявленный технический результат будет достигаться за счет использования перечисленных в формуле существенных признаков, но права владельца патента при этом нарушены не будут, так как в данном случае были использованы не все признаки, входящие в формулу.
Данная ситуация используется конкурентами, чтобы завоевать рынок, найдя при этом законную возможность игнорировать нелигитимное патентное право патентообладателя.
Патентообладателю ничего не остается делать, как прекратить поддерживать «дефектный» патент в силе и отказаться от мнимой монополии на свой объект промышленной собственности (ОПС).
Другой случай, когда патент не является гарантом патентных прав, встречающийся на практике, состоит в том, что Патентообладатель, имея патент на ОПС, использует у себя на производстве техническое решение, имеющее иной набор существенных признаков, чем указан в формуле. Такое встречается тогда, когда Патентообладатель начинает разрабатывать технологический регламент или рабочие чертежи, и по ходу дела вносит очередные преобразования в ОПС, оставаясь в полной уверенности, что он использует объект по патенту.
Возникает ситуация, когда используемый улучшенный вариант ОПС, также обладающий всеми условиями патентоспособности, не патентуется и не имеет патентной охраны, хотя широко представлен на рынке, а по неиспользуемому ОПС, защищенному патентом, продолжает уплачиваться пошлина за поддержание патента в силе и даже незаконно выплачивается вознаграждение авторам за использование ОПС.
В случае интереса к производимому улучшенному ОПС со стороны лицензиата (покупателя) Патентообладатель не сможет продать ему по лицензии право на производство своего улучшенного ОПС, так как патентные права за ним не закреплены из-за отсутствия патента.
Наличие патента на предыдущую версию ОПС, как правило, никого (ни Патентообладателя - Лицензиара, ни Лицензиата) не интересует, так как на нее, как правило, отсутствует либо документация, передаваемая в объеме лицензионного договора, либо сырьевая база, либо необходимое для обеспечения процесса производства оборудование, что делает лицензионную сделку проблематичной.
С другой стороны, используемый улучшенный ОПС без должной патентной защиты через шесть месяцев использования вообще не сможет быть запатентован, так как в соответствии со ст. 4 раздела II Патентного закона РФ заявка на ОПС должна быть подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации об ОПС, имея в виду и открытое его применение.
Патентообладателю надо тщательно выбирать каждый объект патентования, оформлять заявку на регистрацию ОПС в ФИПС очень грамотно, желательно обращаясь для этого к помощи патентных поверенных, а затем при разработке сопроводительной документации на ОПС строго использовать весь перечень существенных признаков, содержащихся в независимых пунктах формулы.
В следующей ситуации особое внимание следует обратить на ОПС, принадлежащие предприятию, по которым своевременно не были получены охранные документы и которые используются в производстве или поставляются потребителю длительный срок. Не исключено, что на пике интереса к введению интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, у предприятия появится желание получить патент на свои разработки 5 – 10 - летней давности. Не исключено, что предприятие получит охранный документ, если у ФИПС на момент проведения экспертизы будут отсутствовать сведения об открытом использовании объекта техники.
Однако, полученный патент не сможет обеспечить предприятию монополию на производство запатентованного объекта, так как патент в любой момент может быть оспорен конкурентами на основании ст. 29 Патентного закона РФ в связи с несоответствием такому условию патентоспособности, как новизна, с приведением в качестве аргумента соответствующих документов (накладных, инструкции по эксплуатации и т. п.), датированных более ранней датой, чем дата подачи заявки.
Патент по своей сущности может предоставлять его владельцу исключительные права в отношении новых изделий, а не тех, которые входили в уровень техники до даты приоритета поданной заявки [1]. Так что не надо обманывать самих себя.
В данной ситуации предприятию остается продолжать производить, использовать и/или поставлять свою продукцию на прежних условиях и думать над ее совершенствованием, чтобы затем своевременно эти усовершенствования запатентовать.
Аналогично сказанному, если конкурент попытается получить патент на технические решения предприятия, давно и открыто используемые, но не запатентованные, то он также не сможет предъявить права и заставить предприятие заключить с ним лицензионный договор, так как патенту конкурента всегда можно противопоставить открытое использование объекта до даты приоритета заявки, предъявив подтверждающие документы, а затем и аннулировав патент.
Кроме того, предприятию можно посоветовать обратить внимание на право преждепользования, изложенное в ст. 12 Патентного закона РФ, согласно которому «любое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема».
Особенностью права преждепользования является то, что оно априори признает выдачу патента конкуренту правомерной.
Чтобы предприятию решить, что же делать: оспаривать патент конкурента или доказывать свое право преждепользования, прежде всего, необходимо обратиться (как одной, так и другой стороне) к ст. 10 Гражданского Кодекса РФ «Пределы осуществления гражданских прав», где сказано, что действия граждан или юридических лиц не должны допускать злоупотребление правом или исключительное намерение причинить вред другому лицу, а также ограничение конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке, поскольку в случае несоблюдения этих требований суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.
Иными словами, осуществлять патентную политику и выступать на рынке интеллектуальной и, в частности, промышленной собственности, нужно с чистыми намерениями.
В случае патентных притязаний со стороны конкурента в вышеописанной ситуации необходимо ставить вопрос о недействительности патента, а не о наличии права преждепользования.
Еще одним поводом говорить об отсутствии легитимных прав на ОПС при наличии на них патента является неправильное указание в патенте автора (авторов) или патентообладателя (патентообладателей). Об этом говорится в ст. 29 и 31 Патентного закона РФ. Рассмотрим случаи, когда такое может иметь место.
В соответствии со ст. 7, п.1 «Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы».
Несмотря на то, что в Постановлении Верховного Совета РФ «О введении в действие патентного закона Российской Федерации» от 23.сентября 1992 года, предусмотрено вознаграждение лицам, хоть и не внесших творческий вклад в создание ОПС, но содействующих их созданию и использованию, эти лица продолжают попадать в число авторов.
Отчасти такое происходит из политических соображений, когда заявителю необходимо «пристроить» свое новшество на каком-либо предприятии. Считается, что наиболее простой путь идет не через экономические выгоды обеих сторон, а через указание в числе соавторов руководителей этого предприятия – лицензиата, т.е. покупателя.
В случае несогласия хотя бы одного из истинных авторов с перечнем лиц, попавших в число соавторов, или несогласия лиц, которые не попали в этот перечень, о чем становится известно, как правило, после публикации материалов заявки или получения патента, любое несогласное лицо может подать иск в суд, доказав отсутствие творческого вклада в созданный ОПС у части включенных в соавторы лиц, и оспорить выданный патент.
Неправильное указание патентообладателя может произойти в случае несоблюдения ст.8, п.1 и 2 Патентного закона РФ, в основном, когда речь идет о служебных изобретениях. В ст.8, п. 2 сказано, что «право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное».
Если автор, создав ОПС в связи с выполнением служебного задания, не уведомив об этом работодателя, отдал свое еще незапатентованное новшество в руки другого потенциального патентообладателя, а тот подал на него заявку и получил патент, то такой патент работодатель сможет легко опротестовать и аннулировать или, изменив патентообладателя, переоформить на свое имя.
И последнее. Патент не будет являться гарантом патентных прав, если его не поддерживать в силе путем своевременной ежегодной оплаты патентных пошлин, размер которых и сроки платежей установлены в «Положении о пошлинах». Патентный закон РФ не предусматривает восстановление или продление пропущенных сроков платежа патентных пошлин, чем конкуренты не преминут воспользоваться, чтобы начать производить запатентованную продукцию, по которой патент прекратил свое действие из-за неуплаты пошлины.
Представленные случаи, когда патент не является гарантом патентных прав, далеко не исчерпывающие. Чтобы не пополнять их перечень, важно знать нормы Патентного закона РФ и осознавать последствия, к которым могут привести необдуманные или злонамеренные действия субъектов патентного права.
Ссылка на источник информации:
1. В.Ю. Джермакян «Новый патентный бизнес или злоупотребление правом». Тезисы научно-практической конференции, посвященной 40-летию ФИПС, Москва, 10-11 октября 2000 г.
Директор НП ПП «Новация»,
патентный поверенный РФ Г.В. Кондрашкина
02.07.2001 г.
Тел. (343)
355-47-91, Факс: (343) 373-27-79, E-mail: novation2000@mail.ru