Кондрашкина Галина Валентиновна. Проблема экспертизы товарных знаков, содержащих неохраняемые элементы - 20070326.htm
Проблема экспертизы товарных знаков, содержащих неохраняемые элементы

Кондрашкина Г.В., патентный поверенный РФ

Преамбула

При проведении экспертизы товарных знаков на предмет их сходства до степени смешения, возникает необходимость установления вида товарного знака с учетом входящих в него элементов, что является определяющим фактором, влияющим на вывод эксперта относительно сходства до степени смешения.

Отсутствие в нормативных документах каких-либо пояснений относительно того, как установить вид товарного знака, подлежащего экспертизе, лишает единообразия в подходах к проведению экспертизы, и зачастую делает выводы экспертов диаметрально противоположными.

Считаю, что несложные умозаключения, базирующиеся на используемой нормативно-правовой базе, и дополнение этой нормативно-правовой базы одним, но необходимым условием, уменьшат субъективизм в вопросе определения сходства товарных знаков до степени смешения, и сделают экспертизу более объективной и предсказуемой.


Проект Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по исполнению государственной функции по организации приема заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, общеизвестный в Российской Федерации товарный знак (далее - Административный регламент), опубликованный на сайте Роспатента, также, как и Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г. в редакции ФЗ от 11.12.2002 г. № 166-ФЗ (далее - Закон) и «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», зарегистрированных Минюстом РФ 25.03.03 г. рег. № 4322, введенных в действие с 03.04.03 г. (далее - Правила), содержат одинаковые правовые нормы, касающиеся видов товарных знаков.

Согласно ст. 5 п. 1 Закона «В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации».

Согласно п. 2.2. Правил «В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации».

В разделе 2.2 Административного регламента сказано аналогично, что «Согласно пункту 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (далее - комбинированное обозначение).

К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер (в частности, совокупности гласных и согласных звуков, в любой последовательности образующих слоги), словосочетания, предложения, а также их сочетания.

К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур на плоскости (за исключением объемных).

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении.

К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида: изобразительных, словесных, объемных и т.д.

К другим обозначениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1482 ГК РФ, относятся, например, звуковые, световые, голографические, обонятельные, движущиеся и иные обозначения».

Исходя из вышеприведенных правовых норм и содержащихся в них постулатов, следует, что если отдельные виды обозначений (словесные, изобразительные, объемные и другие), являясь охраняемыми, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, то и комбинация этих обозначений может быть зарегистрирована только в том случае, когда все обозначения будут являться охраняемыми. Иными словами, в комбинированном товарном знаке каждый входящий в него элемент должен быть охраняемым, иначе товарный знак нельзя будет признать комбинированным.

Именно такие обозначения, в которых присутствуют охраняемые элементы разного вида, признаются комбинированными.

Однако согласно ст. 6 п. 1 Закона, п. 2.3.2.4 Правил и подпунктов 2.3.1 и 2.3.2 и 2.3.3 Административного регламента существует целый ряд обозначений, которые могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак.

При этом ни Закон, ни Правила, ни Административный регламент прямо не говорят о том, к какому виду (словесному, изобразительному, объемному, комбинированному или другому), должен быть отнесен охраняемый товарный знак при наличии в нем неохраняемых элементов разного вида.

Отсутствие такого указания допускает самые противоречивые подходы при проведении экспертизы по установлению сходства товарных знаков до степени смешения, поскольку выбор вида товарного знака, а, следовательно, и принципа его экспертизы, делается абсолютно произвольно и не имеет никаких обоснований, кроме субъективного личного представления, что затрудняет работу судам, патентным поверенным, экспертам.

Между тем в нормативно-правовой базе, применяемой как в настоящее время (Закон, Правила), так и в недалеком будущем (4 часть ГК РФ и Административный регламент), существует инструмент, с помощью которого можно определиться относительно вида охраняемого товарного знака при наличии в нем различных неохраняемых элементов.

Таким инструментом служит прописанное в упоминавшихся выше ст. 6 п. 1 Закона, п. 2.3.2.4 Правил и подпункте 22.3.3 Административного регламента условие о том, что неохраняемые элементы могут быть включены в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Доминировать - значит преобладать, быть основным (см. С.И. Ожегов. Словарь русского языка, Москва, «Русский язык», 1988, с. 141).

Из сказанного вытекает, что доминирующее положение всегда занимает охраняемый элемент(ы) товарного знака.

Отрицание понятия «доминировать» подразумевает быть второстепенным, незаметным, то есть, если элемент товарного знака признан экспертом неохраняемым, то такой элемент считается второстепенным, незаметным (недоминирующим), как по смысловому, так и пространственному значению, и, следовательно, не меняющим вид товарного знака.

Например, заявлен на регистрацию изобразительный товарный знак, в котором присутствует словесный элемент, неохраняемый по абсолютным основаниям для отказа в регистрации.

Согласно ст. 6 п. 1 Закона данный неохраняемый словесный элемент может присутствовать в товарном знаке (в приведенном примере в изобразительном товарном знаке), не занимая в нем доминирующего положения, что по определению означает, что он, во-первых, не влияет на общее впечатление от изобразительного товарного знака, и, во-вторых, не может быть в правовом порядке закреплен за одним правообладателем.

Отсутствие влияния неохраняемого словесного элемента в силу своей второстепенности, незаметности на общее впечатление от изобразительного товарного знака позволяет не менять вид товарного знака и определять его в приведенном примере только как изобразительный.

Аналогичным образом решается вопрос и в отношении других комбинаций товарных знаков, в которых присутствует неохраняемый элемент(ы).

Например, неохраняемый изобразительный элемент, присутствующий в охраняемом словесном товарном знаке, позволяет определить его только как словесный, а не как комбинацию словесного и изобразительного товарного знака.

Такой подход к установлению вида товарного знака, подлежащего экспертизе, когда неохраняемый элемент не меняет его вид, позволяет четко сориентироваться в отношении принципов экспертизы, строящихся на положениях Закона и Правил, а в недалеком будущем на 4 части ГК РФ и пп. 11.4.2.2. и 11.4.2.3 Административного регламента.

В примере с изобразительным товарным знаком, в котором присутствует неохраняемый словесный элемент, изобразительный элемент согласно п. 14.4.2.3 Правил при определении сходства сравнивается «с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы», а включенный в изобразительный товарный знак неохраняемый словесный элемент уже не подлежит экспертизе по п. 14.4.2.2. Правил как не занимающий доминирующего положения, и, следовательно, не влияющий на общее впечатление от изобразительного товарного знака.

Предлагаемый подход к определению вида товарных знаков, содержащих неохраняемые элементы, способствует более уважительному отношению к законодательной норме, связанной с недоминирующим характером неохраняемых элементов, исключает подачу на экспертизу в ФГУ ФИПС и хождение в гражданском обороте товарных знаков с неохраняемыми элементами, равными по смысловому и пространственному значению охраняемым, а также вносит единообразие в работу специалистов при проведении экспертизы и не допускает произвольного выбора вида товарного знака, непредсказуемым образом влияющего на вывод относительно его сходства до степени смешения.

Таким образом, считаю необходимым дополнить ст. 6 п. 1 Закона, п. 2.3.2.4 Правил, статью 1483. п. 1. ГК РФ и п. 2.3.3 Административного регламента правовой нормой следующего содержания:

«Наличие в товарном знаке неохраняемых элементов не меняет его вид».

Опубликовано в журнале «Патентный поверенный», 2007, № 4, с. 31 (www.patentinfo.ru/cont2007.html#4)